新創公司對抗專利蟑螂的十要訣

無緣無故就被告專利侵權實在不好玩，特別是起訴狀或警告信突然寄送到家門口的那一刻，實在讓人立刻感到愁雲慘霧，不知下一步要如何是好。其實，可別以為只有獲利豐盈的大公司才會被告專利侵權，根據調查，新創公司更是經常成為被控侵權的對象，依數據顯示，在美國被控專利侵權公司有 66% 是年收入低於一億美金的公司，其中 55% 更是年收入低於一千萬美金。那麼，這類事業才剛起步，資源有限的新創公司，在被指控專利侵權時究竟要怎麼辦？Santa Clara 大學法學教授 Colleen V. Chien，以及 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 事務所的資深律師 Stefani E. Shanberg，這兩位在專利領域學有專精的女中豪傑，傳授下列的基本要訣，讓被控侵權的新創公司能夠依步驟調整心態以從容應對：

1. 先冷靜、別驚慌

保持心情冷靜也許是最難做到的要訣之一，但卻是至為重要。最近幾年，各行各業被控訴專利侵權的狀況還蠻常見的，對於大型企業來說可能已算是家常便飯，但新創公司由於沒有經驗，初初碰到這樣的狀況，也許就會陷於驚慌，但事實是，大多數專利蟑螂也都不願意走完正式的司法訴訟程序，因為如果沒有勝訴，他們自己就得擔負一部份的訴訟成本，所以首要之務是先冷靜下來。再者，如果不是惡意抄襲而造成的侵權爭議，通常被訴方的客戶也不會單單因為專利蟑螂的聲明，就背棄他的合作公司。

2. 保持低調

從規模上來說，如果個別新創公司還不到大型，那很可能他便只是眾多收到警告信的公司之一，所以收到警告信的小公司，若在研究之後得到的合理結論是「自家公司並不需要這份專利授權」，就暫時先別理它吧！根據調查，22% 收到警告信的公司，有時候在什麼行動都沒採取時，整件事就不了了之。

3. 找個能建立長期合作關係並對企業營利模式有認識的律師

找一位瞭解新創公司企業理念、營利模式，並能夠長期合作的律師。因為若不是如此，一般律師未必能夠根據新創公司的狀況來做出最佳建議，事實上是，這世上並沒有能夠解決所有專利侵權爭議的通用模式，有時候在面對專利侵權爭訟時，什麼動作都不回應甚至可能是最佳模式，所以唯有與該企業深切互動的律師，才有能力針對個案給出最適切的建議。

4. 知己知彼

收到警告信或是起訴狀的公司，應認真檢視自己公司是否真的有使用到系爭的專利，探究公司生產產品的方式，是不是可以迴避而不用到這樣的專利技術，或是舉證與該專利技術有關的產品，根本就沒有幫公司賺進多少收益。上述的這些理由，有時便足以讓專利權人放棄追訴。當然，在法庭上進行專利無效之訴，才是一種正規的解決方式，但必須注意到由於訴訟攻防與舉證過程耗日費時，尤其在美國進行專利訴訟的成本更是不低，所以這不是建議的最佳因應方式，對於新創公司來說，直接走訴訟程序常常並非最佳策略，所以首先要務應該是盡一切有效的手段，先讓公司從纏訟的環結中脫身。然而，若是在分析過後，證實手上持有獨特的先前技術 (prior art) 得以成功廢棄掉對手的專利，那麼這是一個較為廉價而直接的手段，確定有勝算的話，倒也不妨朝這個方向努力。

5. 查查是誰在興訟

如果專利權人窮追不捨，查查他們的來歷，看看幕後藏鏡人究竟是誰？看看這些訴訟操盤者是否也告過別人？因為有些專利蟑螂的動作只是要錢，有些動作則別有居心，受控訴的新創公司有時也必須知道這些背景資訊，才能研議出有效的防治與因應之道。例如，有些專利蟑螂其實是想從較好下手的新創公司這邊，取得後續與大公司打官司的訴訟基金，或是要殺雞儆猴創造判決先例的，但是少有與新創公司纏訟到法院並堅持到最後審判確定的，因為專利蟑螂即使在這種狀態下贏得了訴訟，他從新創公司手上贏得的賠償金，也未必足以支付其這段期間的訴訟成本。所以受控訴的新創公司，可以透過許多網站的服務來取得這些資訊，例如美國專利商標局提供的搜尋網站：https://assignments.uspto.gov/ 就是一個值得利用的工具。而若進一步有法院判決可以查找，還可和之前的受害人聯繫，善用 PACER 與 Docket Navigator 這些網站來充實相關資訊。其他的，例如 Lex Machina 這家公司提供專利權人背景搜尋服務，除此之外，還收費為客戶查找同一專利字號被告公司的資訊。而為什麼要做這樣的調查呢？因為其實有些專利蟑螂可能之前就已經興風作浪過，只是公司藉著清算或是重組而改名換姓，回過頭來再告之前的受訴公司一次罷了。

6. 貧窮抗辯

如果新創公司真的沒賺到什麼錢的話，別不好意思告知發動這些專利訴訟的權利人你很窮的事實，讓這些興訟者知道就算贏了官司，他們也沒辦法從敗訴者身上榨出多少油水。這件事新創公司可以委任律師代為出面，但如果自己可以陳述清楚的話，也可以自己來，以證明該公司連委任律師的費用都已經支付不起。這樣的手段在於，毋須與興訟者爭論產品有沒有侵權或專利無效與否，目標放在金錢與收益上面，因為絕不會有任何一家專門發動專利訴訟的公司，會想對新創公司窮追猛打投入錢財之後，最後卻什麼都拿不到的。

7. 合縱策略

新創公司在規模較小時，也可以尋求與其他被告共同合作，來抵卸專利控訴者的司法攻擊，不過需注意別讓成本超乎預期。有可能個別的涉訴公司只想選擇較省錢的防禦方式，但其他公司卻可能想要全力反擊，再把產生的訴訟成本均分至所有合作的被告公司身上。所以，如果個別的涉訴公司，與其他被告公司需求目標相同，那建議可以委由同一間律師事務所統籌處理所有事務，之後再均攤相關費用；而若手段目的與其他公司相異，則應各自聘僱律師協調合作，會是比較經濟而不會衍生糾紛的方式。

8. 續命政策

進行專利訴訟的成本雖高，但是仍有一些小秘訣可以將錢與資源節省下來，以延續新創公司的生命力，這些續命政策可讓新創公司，不至於在投入專利訴訟之後便無力再進行公司原本的營運與生產，而在訴訟結束之前就落得破產的悲涼下場。這邊所說的續命政策，像是可以聘僱工程師，找出該專利技術的先前技術來廢棄它，或是產出非侵權抗辯在技術層次上的相關報告，而不要讓高額收費的律師統包所有事務。

9. 慎選合適的戰場與手段

在確定要進行專利侵權的反擊之後，接下來的重點就是評估反擊手段的優先順序！通常在法庭上證明沒有侵權是最典型的反擊手段，不過，司法訴訟曠日廢時，進行這些程序的相關成本也並不低廉，所以也可以考慮一些行政程序上的反擊手段，像是直接向掌管專利核可的權責機構提出先前技術，來要求其重新審查 (reexamination) 對手專利技術的有效性，或是要求重啟專利核可後的異議 (post-grant review) 程序，也可當作一種有力的反擊武器。總之新創公司要注意慎選他的反擊戰場與手段，以避免戰爭結束之前就已經傾家蕩產，那就真的是得不償失了。

10. 別陷自己於易告之境

專利蟑螂會尋找容易下手的目標作案，所以如果新創公司將自己產品的技術細節，讓別人可以透過網路與各種途徑輕易的搜索並閱讀到，那不啻是燒香迎鬼，讓專利蟑螂有可乘之機。所以原則上是，對於產品的技術白皮書，或詳細說明文件的請求，都應該要求取閱者必須註冊，以將這樣的風險控制在一定範圍之內；而在大肆宣傳新產品之前，也建議進行事先的評估，因為通常產品愈成功、愈知名，則愈容易成為專利蟑螂的下手對象。但當然，也不要由於專利被訴的恐懼而因噎廢食，不敢大舉推展新創公司的業務，只是新創公司的經營者，也應該事先為自己打下一股強心針，因為當代的專利訴訟已經非常廣泛而平常，當接到警告信時，切記別太驚訝就是了。

相關網址：

1. 對抗專利蟑螂十要訣
   https://techcrunch.com/2012/10/07/10-ways-startups-can-deal-with-patent-troll-demands/
2. 新創企業與專利蟑螂
   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2146251