從自由軟體專案及活動的命名爭議介紹著名商標

在發起一個專案或是舉辦活動之前，命名是一件非常重要的事情。隨著專案及活動逐漸擴展並提升知名度，它的名稱也會成為社群集體認同的重要元素，例如在各類自由軟體活動中，會見到許多人穿上印有專案名稱、標誌或吉祥物的 T-shirt，筆記型電腦背板也貼上相關的貼紙。並且，成熟發展的專案，往往也具備商業價值。因此，一個專案名稱，除了帶有社群成員對其核心價值的認同之外，同時也包含使用者對於該軟體質量所長期累積的信譽口碑。

撰寫本文的起因在於，筆者近來觀察到有台灣本地社群面臨與專案或活動名稱相關的爭議事件及疑義，其中也與商標法制中的「著名商標」有關，所以藉此機會介紹商標相關的法律常識給讀者（註一）。以下先介紹商標相關的規定，再提出兩個實例進行初步探討。

◎ 商標法與著名商標

商標法的目的在於保障商譽，同時也可防止消費者對於商品或服務提供來源的誤認，因此商標的名稱必須具備識別性，除了申請時須先查詢是否與同類商品服務的既有商標相同或類似之外，其命名也有消極要件須依循，例如不能只以品質、用途、原料、產地等相關特性之描述來申請註冊，才符合識別性的要求（註二）。並且，商品或服務的提供者若要取得其商標的商標權，必須向智慧財產局申請商標註冊，才能享受商標權的保障；這樣的制度稱為「註冊保護原則」。

「註冊保護原則」在實際運作上是由先註冊者取得商標。如此一來，若有一個商標已具有國際知名度，卻未在某國家註冊，就可能面臨反被他人先註冊的窘境。為解決這個問題，世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 於 1999 年九月通過《關於保護著名商標規定之聯合備忘錄》（註三），促使各會員國修改其國內商標法，以保障「著名商標（馳名商標，well-known marks）」（註四）。

我國商標法中定義的著名商標是指，有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，即屬之（註五）；如果一個商標相同或近似於他人的著名商標，可能會導致公眾混淆誤認，或是可能會減損著名商標的識別性或信譽的話，它就不得註冊為商標（註六）。因此，在主張著名商標時，就必須提出客觀的證據來說明，相關事業或是消費者對該商標都已有普遍的聽聞及認知。然而，這樣的標準並不明確，實務判斷上也難以操作，所以另訂有一個著名商標保護的審查基準以補充母法的規定（註七）。

審查基準中規定，商標是否著名，應以國內消費者的認知為準，而國內消費者會普遍認知這個商標的存在，通常是因為它在國內廣泛使用的緣故；因此，如果要主張著名商標，原則上應檢送該商標於國內使用的相關證據。只是，縱使這個商標並未在國內使用，或實際使用情形並不廣泛，但若可提出客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。此外，對於著名商標的認定，並不以在我國註冊或申請註冊或已使用為前提要件，即使該商標為未註冊的著名商標，仍可成為保護對象。

不僅如此，審查基準也說明，在認定著名商標時，應就個案情況，考量以下八點因素之後，綜合判斷之：(1) 商標識別性之強弱；(2) 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；(3) 商標使用期間、範圍及地域；(4) 商標宣傳之期間、範圍及地域；(5) 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域；(6) 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；(7) 商標之價值；以及 (8) 其他足以認定著名商標之因素。

以上談了這麼多條文，從抽象描述到細項規定，再從細項規定的最末看到「其他因素」的開放認定空間，即可了解法律的判斷標準確實很難達到既清楚、又保留彈性。但我們也可參照上述的判斷標準，在面臨爭議時進行初步的分析探討。以下就從兩個例子談起。

◎ 例一：IE Tab 與 IE Tab 2

IE Tab 是一個將 Internet Explorer 嵌入 Firefox 內的擴充套件（註八），授權方式為 GPL-2.0，其發起暨主要開發者是國內知名自由軟體開發者 PCMan（註九）。該專案在 2006 年停止開發後，有一家名為 Blackfish Software 的外國公司取用其程式碼，改作為 IE Tab 2，並註冊 https://www.ietab.net/ 的網址，隨後又寄信給 PCMan 表示，希望能以若干金錢換取原 IE Tab 專案的撤收，並遭到拒絕。後來，在 addon.mozilla.org 中還出現一個不名的假冒 PCMan 的帳號，其發言也會引人誤信 PCMan 已同意後續由 ietab.net 接手該專案的開發。而後，去年 (2011) 年底時，PCMan 發現 IE Tab 2 並未依循 GPL 的規定向用戶釋出源碼。因此，PCMan 就到討論區中揭露相關資訊，隨即引發眾議。（註十）

雖然這個討論串是源自於 GPL 的違反、並未涉及商標權的註冊，不過，由於原來的 IE Tab 已是非常知名、廣為用戶安裝的套件，並且，從該公司註冊 ietab.net 之網址，又同時出現不明的假冒帳號同意 ietab.net 接手專案的開發之事，皆在在顯示「IE Tab」這個未經註冊的商標已具備相當高的商業價值。

要把這個商譽化為商標權的首要步驟就是申請商標註冊。經筆者查詢，繼續開發 IE Tab 2 的 ietab.net 並未將 IE Tab 於美歐註冊商標；而 PCMan 也沒有註冊台灣的商標，所以目前並沒有商標侵權的問題。但是，如果未來有人取得「IE Tab」在台灣的商標權，其能否取得，就要看「IE Tab」是否屬於著名商標了。

著名商標的定義就是該商標必須廣為相關事業或消費者所普遍認知。在 Firefox 3.5 之前的 IE Tab 是大多數 Windows 作業系統下的 Firefox 使用者會安裝的擴充套件，如此才能在瀏覽 IE Only 的網頁時正常呈現內容；此外，更因為這是一款由國人自製、揚名於世的擴充套件，不僅國內眾多 Firefox 使用者都聽過、也有安裝 IE Tab，它在國外亦有廣泛使用及高知名度。也就是說，「IE Tab」的名稱雖未註冊商標，但它已長期使用，全世界的 Firefox 使用者及相關擴充套件開發者都已普遍認知到這個專案的存在，並可輕易聯繫到原作者。例如，從 ietab.net 寄信給 PCMan 溝通的事也可以推知，相關事業確實知悉、認識「IE Tab」，因此即可將其作為認定著名商標的判斷標準之一。因為審查基準的內容繁多，基於篇幅，筆者在本段落並不打算將所有條件都套用並得出判斷結論，僅說明最直接明顯的論點，讓讀者也可以理解以及試著判斷。

假設，「IE Tab」確屬著名商標，則後來遭他人註冊之商標應在不得註冊之列。因此，在異議人向智慧財產局提出異議，並經審核後，倘智慧財產局認為其異議有理由，即會撤銷該商標註冊。（註十一）此外，若 IE Tab 有經過註冊，屬於著名註冊商標，其商標權人亦得向法院提出訴訟，請求除去其侵害，並請求損害賠償。（註十二）然而，事實上的法律程序曠日費時、所費不貲，倘若 PCMan 並無取得商標、更行經營之計畫，亦難謂實益所在。

◎ 例二：從 JSConf.tw 到 JSDC.tw

去年 (2011) 年底，一群愛好 JavaScript 的社群朋友共同發起籌備首屆台灣的 JavaScript 研討會，命名為 JavaScript Conference Taiwan，簡稱「JSConf.tw」，同時買下相同域名以作準備。今年一月上旬 jsconf.tw 首頁上線後，總召集人 Caesar Chi 旋即收到一封來自美國的郵件。發信者 Chris Williams 表明其擁有「JSCONF」商標，亦為 JSConf 團隊的領導人，故希望 JSConf.tw 改用其他名稱，以避免與其商標產生衝突。籌備團隊於是開始討論解決之道。（註十三）

經查，「JSCONF」於 2010 年已註冊為美國商標（註十四），迄今在台灣並無註冊。討論過程中，有成員認為，過去未曾聽聞美國及歐洲的 JSConf，本次活動亦並未自稱是美歐 JSConf 在台灣辦的研討會、並無攀附該研討會聲譽之意圖，況且對方也沒有註冊台灣商標，因此只要在官網發文澄清此二 JSConf 互無關聯即可；亦有成員提出，既然其已註冊商標，又已辦過兩年活動，可能屬於國際上的著名商標，因此還是改名為妥。最後，成員共同決議改名為 JavaScript Developer Conference Taiwan (JSDC Taiwan)，並註冊 jsdc.tw 作為新域名，就此定案。

雖然因為改變名稱而避免可能的爭議，然而，筆者仍試圖於下文中，簡單地檢驗「JSCONF」此一美國商標是否屬於著名商標；其中，必須視其是否已經達到「相關事業及消費者普遍認知」的程度，並且參考「審查基準」的判斷標準，即可綜合判斷。

(1) 商標識別性之強弱：關於識別性，指的是商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別的特性（註十五）。例如，一個商標不能只是單單在品質、用途、原料、產地等相關特性來命名，否則就不具有識別性（同註二）。以「JSCONF」來說，是 JavaScript Conference 的縮寫，從其全稱 JavaScript Conference 來說，這組字單純屬於其特性的描述，而不具有任何識別性可言。不過，縮寫畢竟不等於全稱，也不應否認「JSCONF」這個縮寫本身仍帶有某程度的識別性。

(2) 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度：JSConf 是以 JavaScript 為主軸的研討會，若要提出其相關事業或消費者，則可從其他類似的研討會或教育訓練課程之業者及消費者的方向思考。例如，國內有舉辦以開放源碼、特定程式語言或資訊主題為主軸的知名研討會，例如 COSCUP、OSDC、HIT、RubyConf、PHPConf、PyCon 等，其主辦團隊，即應可認為屬於「相關事業」之一；而「相關消費者」，則可認為是前述相關事業所舉辦的研討會之參與者。若就相關業者是否普遍認知來判斷，最直接的方式就是向上述各活動的主辦人及工作成員加以詢問，是否對於美歐的 JSConf 有所聽聞；而相關消費者是否也有普遍認知，則也可向這些活動的參與者詢問，以判斷相關消費者知悉或認識商標之程度如何，即可探究「JSCONF」在國內的知名度如何，進而成為其是否屬於著名商標的判斷標準之一。

從另一個角度觀察，JSDC 籌備團隊成員來自台灣 HTML5 及 node.js 兩個社群，不僅熱衷於各種自由軟體活動，本身就是 JavaScript 的愛好者，因此，同前段所述邏輯，亦得將其視為「相關消費者」；在籌備活動的面向上，也可認為是「相關業者」。實情則是，JSDC 籌備團隊成員對於在美歐舉辦的 JSConf.us 以及 JSConf.eu，在收到對方來函之前，確實並無普遍認知。因此，此點亦可用以判斷「JSCONF」知名度的高低。

(3) 商標使用期間、範圍及地域；(4) 商標宣傳之期間、範圍及地域；以及 (5) 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域：「JSCONF」商標在美國註冊的期間僅有兩年，其使用及宣傳範圍亦僅在歐美、未及於亞洲，遑論台灣。從這三點綜合來看，較難認定其在台灣屬於著名商標。

(6) 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；(7) 商標之價值；以及 (8) 其他足以認定著名商標之因素：關於「JSCONF」是否有在其他國家被認定為著名商標、其商標是否有經由專業鑑價機構以認定其價值，以及有無其他足以認定為著名商標因素，礙於筆者未蒐集到此部分資料，故難進行推論。

以上筆者簡單地把相關事實對應至審查基準逐項探討，目的並不在精細論證「JSCONF」是否在台灣可被認為是著名商標而遽下結論，而是讓讀者可以理解，在條文認定大致上的操作為何；並且，也可從逐項檢驗之下，描繪出一個可能的輪廓。

◎ 結論

從 IE Tab 及 JSConf.tw 此二例中，吾人皆可觀察到在網路社會中，一個專案或活動的命名，已不可避免地與國際接軌。因此，筆者建議，在命名專案及社群名稱及活動時，應以具有高度識別性的文字或圖形作為其名稱及標誌，例如 Ubuntu、Mozilla、Android、Titanium 及 MySQL 等，皆非以其產品相關特性之描述作為名稱。並且，因為前述的社群與商業公司有合作關係，亦有直接由商業公司所發起者，所以其專案名稱及標誌皆有註冊商標；因此，如果一個自由軟體專案或社群活動開始產生商業價值，或有潛在的商業夥伴或競爭者，筆者建議最好要申請商標註冊，以防止被攀附剽竊的憾事重演。此外，在命名及申請網址時，應該先查詢國際間的狀況，以避免專案及活動名稱與他人相同，而發生不必要的爭議。從積極的面向來說，筆者也認為本地社群亦可藉此機會與國外社群接觸，以增進國際間的交流、擴大自身的視野，同時，更可能促成未來的合作空間。

註一：本文及註解中所引用之商標法條文，均以民國 100 年 6 月 29 日所修正之新法為準；惟行政院尚未明定本次修正全文 111 條之施行日期，故新法於本文發表時點尚未施行，在此合先敘明。

註二：參見，商標法第 29 條。

註三：關於保護著名商標規定之聯合備忘錄 (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)，參見：https://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm。

註四：在我國商標法中，除了商標之外，還有對於證明標章、團體標章或團體商標的保護。因此，此處著名商標的範圍事實上尚包含了著名標章在內，其全稱應為「著名商標或標章」，本文基於多數文獻之用詞慣例及行文之便，將其簡稱為「著名商標」。

註五：參見，商標法施行細則第 16 條。

註六：參見，商標法第 30 條第一項第 11 款及舊法（現行）商標法第 23 條第一項第 12 款之規定。

註七：對於著名商標詳細的審查標準，參見，商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準，https://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=ecc0cedd-ddcf-4d52-bed6-c21f55b79b5d&lang=zh-tw&path=709。

註八：參見，https://ietab.mozdev.org。

註九：PCMan 的網路 profile：https://www.blogger.com/profile/14064769949626405383。

註十：參見，https://forum.moztw.org/viewtopic.php?f=11&t=34307。事實上，IE Tab 2 事件中，最主要的爭議點是 GPL 違反的問題，其次才是該公司欲接手該專案之維護開發者的爭議。

註十一：商標法第 30 條第一項第 11 款規定，相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。第 48 條又規定，商標之註冊違反第 30 條第一項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。

註十二：商標法第 70 條第 1 款規定，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。第 69 條第一項規定，商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。同條第三項又規定，商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。

註十三：因筆者亦為核心籌備成員之一，文中關於本研討會之資訊多來自籌備過程中所悉，故恕無線上參考文獻可參見。

註十四：參見，美國專利商標局蒐尋「JSCONF」之結果頁面：https://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=85029188。

註十五：識別性的判斷標準，本文限於篇幅，無法細說。參見，商標識別性審查基準，https://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=4128105a-c3b2-41d9-993b-86540245801a.pdf。