1. 前言

第三方利用人將自由開源軟體專案（以下簡稱「專案」）運用於其商品或服務的開發及相關商業行為時，首要重視者即其利用方式是否合乎該專案之授權條款。所有 OSI 認證的授權條款對於著作權授權皆有規範，較新近的條款對於專利權授權亦多有規範（註一）。然而，不同於著作權及專利權，商標權在授權條款中若有明文者，皆明示其專案之智慧財產權之授權範圍不包含商標及相關標章和名稱；未於授權條款中規範者，亦等同未就商標進行授權。其原因是，商標權乃利用該商標於商品或服務的法定專用權，目的在於保護商標權人之品牌，使他人不能隨意攀附商譽，亦避免其品牌價值被其他劣質商品或服務所影響，或是品牌印象被淡化，而失卻其商標權之保護（註二）；同時，商標權亦旨在保障消費者對於該商品或服務之質量水平的信賴。因此，若利用人欲於其商品或服務中利用自由開源軟體，並會利用到該專案的名稱、商標或標識等，亦需注意利用方式必須符合該專案的商標政策或者合於商標法制規範，始得為之。


2. 有取得商標授權之必要者：未經授權且非附屬的商業行為

所謂有取得商標授權之必要者，意指利用人並非單獨利用該專案之程式碼於商品或服務中，還包括了利用該專案之商業名稱 (trade names)、商標 (trademarks)、服務標章 (service marks)、 標識 (logos) 等表彰該專案之文字圖樣（以下統稱為「商標」）於商品或服務中，使消費者能接觸該專案之商標並消費取得利用人之商品或服務；此行為即屬商業行為。本文設定之利用人是指未經授權 (unauthorized) 且非附屬 (non-affiliated) 於該自由開源軟體專案之第三方而言；若已獲得個別之商業授權，成為該專案之代理、經銷、合作或附屬廠商，即依雙方擬定之契約內容為之即可，非本文指涉對象。

商業行為之定義如前段所描述，惟實際上的認定則不見得一致、清楚。較明確者如：修改原專案並與其產品整合而出售者，利用原專案提供導入或整合服務者，或是針對利用該專案開發商品之公司的諮詢顧問服務提供者等，此外尚可能包含：以該專案進行教育訓練，發行相關於該專案之教材書籍及影片，甚至是印製包含該專案名稱及商標的紀念品，如馬克杯、貼紙、T 恤及吉祥物，或是舉辦與該專案相關的收費活動及研討會而使用到其商標之商業行為等，都可能被認定為針對該專案之商業行為，因此需要取得商標授權。若專案之商標政策中有針對商業行為作定義或例示，利用人可先參考該商標政策的內容；若其中並無相關定義，甚至並無公告商標政策，則前述相關之所有利用方式，皆應先假定該行為需取得商標授權，以避免法律風險，除非該利用行為明顯非屬商業行為，或該商業行為係符合商標法中關於合理使用之規定，始有例外為之的可能性。

3. 各專案的商標政策

目前較著名的自由開源軟體專案，都有公開的商標政策 (trademark policy) 或智慧財產權政策 (Intellectual Property Rights Policy) 提供公眾作為參考。利用人若認為其於提供商品或服務時可能落入需取得授權之範疇時，第一步應先詳讀其商業行為是否合乎於該專案之政策。每個專案基於諸多考量，其商標政策或同或異，本段將以 Ubuntu、Debian 及 Mozilla 為例，說明各專案商標政策之異同之處。

　　(1) Ubuntu 智慧財產權政策

今年 (2013) 5 月 14 日修訂後發布的 Ubuntu 的智慧財產權政策（以下簡稱「智財權政策」，註三）中，將利用行為區分為商業使用與社群使用。社群基於討論、開發及推廣之目的而使用相關商標是不必經過授權的（第六條）；且若利用人再散布未經任何修改的發行版本，亦不會違反其智財權政策（第二條）。此外，若利用人對 Ubuntu 進行修改，惟僅於個人或組織內部使用，而未再散布給他人，亦不在其智財權政策之限制範圍（第二條）。

本智財權政策第三條明列：UBUNTU、KUBUNTU、EDUBUNTU、XUBUNTU、JUJU、LANDSCAPE 之文字及標識為其註冊商標。此外，內含有「UBUNTU」或「BUNTU」的文字，亦應得到 Canonical 的同意。若利用人合乎本智財權政策之規範，但是需要修改標識 (logo) 之後才加以利用的話，則修改標識時必須要遵守「Ubuntu 標識使用準則 (Ubuntu logo guidelines)」及「Canonical 標識使用準則 (Canonical logo guidelines)」（註四）。

此外，Ubuntu 智財權政策中尚有提及關於「商品外觀及包裝 (trade dress)」及「感觀 (look and feel)」的保護（第四條），亦即，即使完全未利用到其商標權之文字、標識等，只要未經授權、非附屬利用人的軟體、網站等商品或服務，感觀上使消費者有混淆之虞，恐認定此屬 Ubuntu 官方或授權之相關商品或服務者，亦需得到其授權，始得為之（註五）。從上述規範中，在在能看出 Canonical 對於品牌價值及企業識別的嚴謹態度。

若利用人於修改 Ubuntu 後仍欲利用 Ubuntu 相關商標於商業行為，或從事其他未於智財權政策中明示同意之利用行為，Canonical 為維護其品牌價值，需確保衍生著作之質量，因此要求利用人須至 Ubuntu trademark license 頁面填寫其聯絡方式、利用行為及目的（註六），以待 Canonical 的審核回覆，利用人亦可能需支付商標權之授權金。

若利用人利用修改得之衍生著作另立品牌販售商品或服務，應禁止使用到其明示列舉的商標，亦需避免使該商品外觀、包裝之設計風格太近似於 Ubuntu 以混淆消費者觀感，即可為之。然而，在此亦需提醒著作權之規範：利用人不得因其品牌上非屬 Ubuntu，而拒絕遵循 Ubuntu 的授權條款 GPL-2.0 之相關義務，例如需告知消費者該產品之授權屬於 GPL-2.0，以及在提供二進位碼時亦應提供源碼給消費者等等。

　　(2) Debian 商標政策

今年 (2013) 1 月 19 日所發布新版的 Debian 商標政策中（註七），明確指出三個目標：1. 鼓勵各界廣泛使用 Debian 商標；2. 釐清第三方利用 Debian 商標的正確方式；以及 3. 避免 Debian 商標的誤用行為導致使用者對於 Debian 本身或其附屬者的困惑或誤導。這樣的目標並非在於限制相關的商業行為，該商標政策中更直言，只要遵循該政策，鼓勵各方對於 Debian 的商用。

這份商標政策也直接以實例說明，在無需經過詢問的前提下，第三方利用人得逕行為之的六件事，以及絕不可為之的四件事。以下分述之：

• 得逕行為之的事項：一、可以使用 Debian 商標進行真實陳述或真實地宣傳產品的相容性；二、對於 Debian 商標所預期的用途足以成立「指示性合理使用 」，例如僅僅在一段文字中提及 Debian，並未暗示其中存在贊助或認可關係。本文第四段中「描述性及指示性合理使用」一節，針對此有詳細的說明；三、可以使用 Debian 商標敘述或廣告相關於 Debian 的商品或服務，只要不要誤導即可；四、可以使用 Debian 商標在文章、標題或部落格文章中敘述 Debian；五、可以製作有 Debian 商標的 T 恤、桌布、帽子，或其他產品，作為非商業利用；以及，六、可以製作含有 Debian 商標的商品，作為商業利用，而若是部份營收將會捐給 Debian 計畫的話，可以在廣告中如實地向顧客說明捐款的狀況。

 

• 絕不可為之的事項：一、不得以任何方式使用 Debian 商標暗示為 Debian 專案或社群的附屬，或被認可背書；二、不得使用 Debian 商標作為一個公司或組織的名稱，亦不得作為一個商品或服務的名稱；三、不得使用一個與 Debian 商標相似並易造成困惑的名稱；以及，四、不得使用 Debian 商標作為網域名稱，不論商業利用與否。

較之前文介紹的 Ubuntu 智財權政策，Debian 的商標政策相對更為寬鬆，從 Debian 專案以社群為本位、堅持自由開源精神更甚於商業的立場來說，很容易理解此等差異。 Debian 商標政策共同起草人之一的 Benjamin “Mako” Hill 在其「開放品牌（Open Brands，註八）」一文中，進一步闡釋了這種堅持自由開源精神的商標政策。

Mako 表示 Debian 商標政策之所以如此不同，是因為希望：第一、讓大家都來使用這個品牌。商標是否被誤用不是 Debian 該討論的重點，問題反倒是完全不夠多人來使用它。與其嚴格限制以保障品牌，Debian 選擇儘可能擴散這個品牌；同時，他也相信，控制對於一個自由開源專案來說，不見得是個健康、有幫助的方式。第二、讓 Debian 成為一個不斷發展、演化的專案。典型的商標權人可以控制、形塑一個專案的樣貌，卻限制了專案本身有機成長的潛能；Debian 所不樂見專案發展控制在少數人身上，也不希望造成社群中誰才是正統與否，而應該著重在專案的長期發展、促進內部不斷溝通，以及保持高度的靈活度。第三、希望不要使 Debian 社群成員感到困惑。商標的目的在於確保消費者對於商品及服務來源的認知不被混淆，但未必只有商標權一條路才能達到此等認知。例如 OSI 在申請 "open source" 作為商標時雖遭遇失敗（註九），然而這也並未造成眾人不正確地使用 "open source" 這個詞。因此，讓專案的使用者及開發者擁有並保持正確的認知才是最重要的事，商標權的保護只是手段之一，並非必要條件。

　　(3) Mozilla Firefox 與 Debian Iceweasel

於 2009 年發布更新版本的 Mozilla 商標政策指出其政策的目的是為兼顧平衡兩個目標（註十）：Mozilla 必須確保其商標作為品質、來源及安全的指標；同時，Mozilla 也期望能讓社群成員、軟體散布者，及其他與 Mozilla 共事的人，能就 Mozilla 的產品進行討論，同時正確地描述其與 Mozilla 的附屬或其他關係。究其商標政策，較之 Ubuntu 智財權政策，內容更加詳細，也有許多舉例說明；惟因內容過多，逐一介紹恐致本文篇幅過長，因此，僅就過去 Mozilla 與 Debian 的爭議事件（註十一）進行說明，其餘部分請讀者自行參考 Mozilla 商標政策。

2006 年，Mozilla 的代表於 Debian 的 bug tracker 中請求 Debian 開發者在修改 Firefox 並置入 Debian 前，需先依 Mozilla 商標政策送交該修改後版本以取得商標授權。Mozilla 商標政策於「修改 (Modifications)」之段落中清楚規範，若利用人修改專案後仍欲以 Mozilla 或 Firefox 之商標進行再散布，因為 Mozilla 須確保以其商標釋出之軟體的質量水平符合其認定標準，並且防範他人誤導，在保護消費者的同時也能維護其品牌價值，故嚴謹地要求任何人，包含 Debian 開發者在內，皆需在此情況下進行審核程序。

然而，由於雙方對於商標權的理念不盡相同，結果是 Debian 確定將其專案中利用之 Mozilla 旗下的各專案，分枝並另立名稱及標識，例如將 Mozilla Firefox 改為 Iceweasel、Mozilla Thunderbird 改為 Icedove 以及 SeaMonkey 改為 Iceape 等，以避免未經授權之商標侵權，亦能免除使用 Mozilla 商標所需進行的審核程序。

　　(4) 小結

從前述三個專案的商標政策及實際發生的爭議案例，即可了解到，商標權將限制利用人在專案名稱及品牌使用的自由，此限制寬嚴程度於不同專案中或有差異，但原則上利用人仍應遵循商標政策的內容，否則即落入商標侵權之可能性。商標侵權，如同著作權或專利侵權，法院將依商標權人之請求，對侵害嚴重者將可能發出禁制令 (injunction) 以禁止侵權商品的販賣或服務的提供，利用人不可不慎。

4. 面對無商標政策之利用態度

自由開源軟體專案無數，雖然大部分知名專案都有公開的商標政策可參考，然而並非所有專案均有明確的商標政策可供參考，在沒有的情況下，利用人可以依尋哪些通則，或者能主張何種「合理使用」來防衛未經授權就利用專案商標的行為？以下將針對美國商標法的相關法制進行說明，供作參考。（註十二）

　　(1) 描述性及指示性合理使用

描述性合理使用 (descriptive fair use) 指的是，第三方使用組成該商標的文句，僅係用於誠實且精確地描述其自身的商品或服務，而非指示其商品及服務係源自於該商標權人。指示性合理使用 (nominative fair use) 則是，允許第三方使用商標作為識別商標權人的產品，只要並不會造成相似性的困惑即可，例如會引起第三方商品來自商標權人，或者第三方與商標權人有贊助或附屬關係等誤解，就不屬於合理使用的保護範圍。

判斷何種情況能落入指示性合理使用的保護範疇，首先，該商品或服務若非使用該商標，即無法容易地識別；例如，以其商標作描述性的使用。第二，使用該標章之程度，僅以合理的必要性，為求識別該商品或服務；例如，僅使用該商標文字而未使用其字型或標識等。第三，使用人不得暗示其與商標權人的贊助或附屬關係。（註十三）

描述性合理使用與指示性合理使用最大的不同點在於，前者僅以他人商標作為一種描述，而非刻意要使用他人商標；後者則係第三方利用人為提供其產品或服務，須利用他人商標作為指示（而非描述）之用途，因此對於該商標的利用乃屬不可或缺者。比較性廣告即為適例。

　　(2) 未經授權又作為附屬的代表關係

商標權人站在其自身之角度，往往更傾向將第三方利用人未經授權的利用行為理解為不真實的附屬或是經銷的代表關係。然而，若無證據顯示有詐欺的故意、亦無造成消費者困惑，利用他人商標的商品或服務在宣傳時並不必然認定存在與商標權人之間的附屬關係的暗示。易言之，若是對於一個商標進行顯著且無孔不入的使用始得認為是附屬關係的暗示；第三方利用人單純地利用他人商標或將之作為參考對象，並不會提高附屬關係或認可背書的程度。在個案判斷上，若事實上能證明利用人之行為，刻意地誤導消費者產生混淆印象，而認為利用人即屬商標權人或為其附屬之情況，即屬法所不許。因此，即使商標人在其商標政策中明示不得利用其商標暗示附屬關係，甚至羅列許多描述方式，舉例來說：不得使用「based on OpenFoundry」作為利用人的商品描述等，其實在法律上的認定，不盡然如此嚴格。

　　(3) 欠缺質量管控 -「欠缺真品之侵權」

「欠缺真品之侵權 (in lack of genuineness infringment)」主張，通常出現在品牌商委託製造商生產帶有其商標的商品，製造商在未經品牌商同意之下，將品牌商未查核之商品出售給通路商，使品牌商無法就該批商品進行質量管控 (quality control)，因而指控製造商侵害其商標權；最常見的情況為未經授權之水貨平行輸入。

然而自由開源軟體的情況與這類合理使用的典型案例略有不同。舉例來說，Ａ公司擁有Ａ專案的著作權及商標權，並將Ａ專案以自由開源之方式發布，同時亦提供Ａ軟體的工作坊課程及諮詢服務，而未經授權的第三方利用人Ｂ公司亦利用Ａ專案提供工作坊課程之服務，此時Ａ公司或許認為Ｂ公司所提供的服務非屬於真品 (geniune)，且其提供服務前並未經過Ａ公司的質量控管，因而可能主張Ｂ公司之行為成立欠缺真品之侵權。

事實上，Ａ公司的主張在此種情況下，是難以適用而成立欠缺真品之侵權。因為，Ｂ公司完全是以其自有品牌獨立提供Ａ專案的教學服務，消費者亦不會誤認為該服務係由Ａ公司所提供。而欠缺真品之侵權則僅可成立於商標權人創造了一個實體有形的品牌商品，第三方卻在商標權人無法進行質量管控之情況下出售該商品而言。這顯然不同於Ａ公司以自由開源方式出品Ａ專案後，Ｂ公司利用Ａ專案提供服務之關係。

　　(4) 第三方利用專案商標的技巧

此外，第三方利用人提供服務時，需使用原專案之商標者，還可以參考下述相關之方式：

一、以名詞，而非以形容詞來使用該商標。舉例來說，使用「We offer hosting and training service for OpenFoundry」會比使用「We offer OpenFoundry hosting and training」來的更好。因為，後者比較模糊，可能會讓人產生困惑，是否該服務是由商標權人的附屬者所提供？或是，是否「OpenFoundry hosting and training」是由商標權人所認證並經授權者？其目的即係儘可能從文字描述中避免最多的風險。

二、只有在能夠精確描述利用人所提供的服務時，才使用該商標；反之，如果第三方利用人使用該商標以推廣其服務，卻無法說明使用之必要性，則可能無法符合描述性或指示性合理使用的要件，而形成商標侵權。

三、避免使用商標權人的標識或徽章。因為商標法最重要目的即在於避免消費者對於商品或服務的來源有誤解及困惑，因此若利用人僅利用文字即可描述或指示非屬其所有的商標，卻仍要利用到標識及徽章，甚至是該商標相關的特殊字型等，法院即可能基於此非必要之使用，而認為該利用行為非屬合理使用。

四、利用該商標於第三方服務的廣告中，應限制使用的次數及方式。如果利用人於其廣告中提及該商標的次數，較其欲廣告的服務而言，過於頻繁，或使用字體較大或較為顯著者，法院將傾向認為此行為已逾越合理的範圍，因為這恐將導致消費者的誤解印象。

五、禁止使用與該商標結合的、易使消費者產生該服務係由商標權人所提供的印象之文字。如此做法將使法院較傾向認為屬於合理使用，理由同上述第四點，避免消費者以為其服務係經官方正式授權，或是其代表商標權人提供該等服務。

六、包含明示的免責聲明表示無附屬關係 (explicit disclaimer of affiliation)，或聲明商標權的來源 (statement of attribution of tradmark ownership)。此為消費者不見得會詳細閱讀，但在法律上很重要的聲明；這代表第三方已如實聲明其與商標權人之間無附屬關係，理由同前述第四、第五點。例如：「THIRD PARTY is an independent service provider or group and is not affiliated with, authorized by, sponsored by, or otherwise approved by TRADMARD OWNER.」只要這段文字合理地存在於消費者可接觸之廣告宣傳中，可使法院傾向認定第三方對該商標之利用屬於合理使用。

七、判斷是否有可提及該專案、卻不會使用該專案商標的方式。如果不使用該專案商標，而該專案本身即可被識別的話，法院對於第三方對於該商標之利用，即會傾向認為非屬合理使用之範圍。幾乎無法想像，一個自由開源專案要如何在不使用其商標、不提及其名稱的情況下，其本身即具有識別性；然而，如果有某軟體是使用在一特殊領域，該領域中只有唯一這款軟體可用，無任何其他替代方案時，或是某軟體的功能或介面是極其特殊獨有，只要提到這個功能或介面，即能被認定是該軟體時，第三方於其商業推廣宣傳中則應使用更加含糊的字詞，才能同時正確地提及該專案，卻又能避免使用其商標。

5. 結語

綜上所述，未經授權且非附屬之第三方利用人若利用自由開源軟體專案進行商業利用，在商標方面，首要先就該專案之商標政策詳細閱讀並了解相關規範，若利用方式符合其商標政策，即可安心利用。惟若利用人希望的利用方式與該商標政策之規範有所扞格時，即需考慮如何調整作法，例如將所有的商標去除，分枝並另立新專案名稱，以符合政策。若無法調整至符合該專案的商標政策，即應進一步與商標權人聯絡並洽談商權授權，在這種狀況之下，第三方利用人可能因此必須支付授權金。而在專案無商標相關政策或規範可以遵循的情況，第三方利用人可以參照本文所說明的合理使用原則與利用技巧，來確認利用商標的方式是在合法範圍內，降低侵權風險，以正確合法地享有自由開源軟體在商業利用上所帶來的優勢。

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註一：例如，GPL-3.0 第 11 條、Apache-2.0 第 3 條、MPL-2.0 第 2.1 (b) 條等，對於專利授權皆有明示規定。

註二：商標淡化 (trademark dilution)，或稱為商標稀釋 / 減弱 / 沖淡，係指跨領域的生產者或服務者，在未經著名商標權人之許可下，使用與該著名商標相同或近似之標示，而使消費者縱使對該標示不至於與著名商標產生混淆誤認，但因其不當使用，將會對著名商標之識別性或信譽造成減損，最終帶來損失者。

註三：Ubuntu 智慧財產權政策全文請見： https://www.canonical.com/intellectual-property-policy。

註四：Ubuntu 標識使用準則 (Ubuntu logo guidelines) 內容請見：https://design.ubuntu.com/brand/ubuntu-logo/；Canonical 標識使用準則 (Canonical logo guidelines) 內容請見：https://design.ubuntu.com/brand/canonical-logo/。

註五：我國商標法對於 trade dress 雖無明文規定，然而，公平交易法第 20 條第 1 項有針對「表徵」進行保護，該條所保護商品之表徵係指事業用以區別彼我商品之特徵，使一般人看見該表徵即知該產品為某特定事業所產製者。此外，我國專利法有「設計專利」的保護機制。專利法 121 條規定，對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，即屬「設計」；應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依專利法申請設計專利。因此，相同的情況在我國，亦有公平交易法或專利法可茲援引作為保護。

註六：Ubuntu trademark license 頁面：https://forms.canonical.com/trademark/。

註七：Debian 商標政策詳細內容請見：https://www.debian.org/trademark#policy。

註八：開放品牌（Open Brands) 全文請見，https://mako.cc/copyrighteous/open-brands。

註九：相關資訊請見當時 OSI 理事長 Eric S. Raymond 所發表的說明：https://web.archive.org/web/20110724120200/https://opensource2.usrbinruby.net/pressreleases/certified-open-source.html%7Ctitle=OSI。

註十：Mozilla 商標政策詳細內容請見，https://www.mozilla.org/en-US/foundation/trademarks/policy/。

註十一：關於本件事情的相關資訊請參見：Debian Bug report logs - #354622 (Uses Mozilla Firefox trademark without permission)，https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=354622 ；英文維基百科之「Mozilla Corporation software rebranded by the Debian project」條目，https://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Corporation_software_rebranded_by_the_Debian_project。

註十二：本文第四段文章之論理架構及內容，係參考 Brian Pyne, Trademark Can’t Be Used To “Close” Open Source 一文摘錄引述而成，該文請參見：https://www.nyls.edu/user_files/1/3/50/51/214/pyne_trademark_open_source.pdf。

註十三：參見，2010 年，美國聯上訴法院邦的「Tiffany v eBay」一案。原文為：“First, the product or service in question must be one not readily identifiable without use of the trademark; second, only so much of the mark or marks may be used as is reasonably necessary to identify the product or service; and third, the user must do nothing that would, in conjunction with the mark, suggest sponsorship or endorsement by the trademark holder.”