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源碼新聞 新創公司對抗專利蟑螂的十要訣

新創公司對抗專利蟑螂的十要訣

無緣無故就被告專利侵權實在不好玩,特別是起訴狀或警告信突然寄送到家門口的那一刻,實在讓人立刻感到愁雲慘霧,不知下一步要如何是好。其實,可別以為只有獲利豐盈的大公司才會被告專利侵權,根據調查,新創公司更是經常成為被控侵權的對象,依數據顯示,在美國被控專利侵權公司有 66% 是年收入低於一億美金的公司,其中 55% 更是年收入低於一千萬美金。那麼,這類事業才剛起步,資源有限的新創公司,在被指控專利侵權時究竟要怎麼辦?Santa Clara 大學法學教授 Colleen V. Chien,以及 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 事務所的資深律師 Stefani E. Shanberg,這兩位在專利領域學有專精的女中豪傑,傳授下列的基本要訣,讓被控侵權的新創公司能夠依步驟調整心態以從容應對:

  1. 先冷靜、別驚慌
  2. 保持心情冷靜也許是最難做到的要訣之一,但卻是至為重要。最近幾年,各行各業被控訴專利侵權的狀況還蠻常見的,對於大型企業來說可能已算是家常便飯,但新創公司由於沒有經驗,初初碰到這樣的狀況,也許就會陷於驚慌,但事實是,大多數專利蟑螂也都不願意走完正式的司法訴訟程序,因為如果沒有勝訴,他們自己就得擔負一部份的訴訟成本,所以首要之務是先冷靜下來。再者,如果不是惡意抄襲而造成的侵權爭議,通常被訴方的客戶也不會單單因為專利蟑螂的聲明,就背棄他的合作公司。

  3. 保持低調
  4. 從規模上來說,如果個別新創公司還不到大型,那很可能他便只是眾多收到警告信的公司之一,所以收到警告信的小公司,若在研究之後得到的合理結論是「自家公司並不需要這份專利授權」,就暫時先別理它吧!根據調查,22% 收到警告信的公司,有時候在什麼行動都沒採取時,整件事就不了了之。

  5. 找個能建立長期合作關係並對企業營利模式有認識的律師
  6. 找一位瞭解新創公司企業理念、營利模式,並能夠長期合作的律師。因為若不是如此,一般律師未必能夠根據新創公司的狀況來做出最佳建議,事實上是,這世上並沒有能夠解決所有專利侵權爭議的通用模式,有時候在面對專利侵權爭訟時,什麼動作都不回應甚至可能是最佳模式,所以唯有與該企業深切互動的律師,才有能力針對個案給出最適切的建議。

  7. 知己知彼
  8. 收到警告信或是起訴狀的公司,應認真檢視自己公司是否真的有使用到系爭的專利,探究公司生產產品的方式,是不是可以迴避而不用到這樣的專利技術,或是舉證與該專利技術有關的產品,根本就沒有幫公司賺進多少收益。上述的這些理由,有時便足以讓專利權人放棄追訴。當然,在法庭上進行專利無效之訴,才是一種正規的解決方式,但必須注意到由於訴訟攻防與舉證過程耗日費時,尤其在美國進行專利訴訟的成本更是不低,所以這不是建議的最佳因應方式,對於新創公司來說,直接走訴訟程序常常並非最佳策略,所以首先要務應該是盡一切有效的手段,先讓公司從纏訟的環結中脫身。然而,若是在分析過後,證實手上持有獨特的先前技術 (prior art) 得以成功廢棄掉對手的專利,那麼這是一個較為廉價而直接的手段,確定有勝算的話,倒也不妨朝這個方向努力。

  9. 查查是誰在興訟
  10. 如果專利權人窮追不捨,查查他們的來歷,看看幕後藏鏡人究竟是誰?看看這些訴訟操盤者是否也告過別人?因為有些專利蟑螂的動作只是要錢,有些動作則別有居心,受控訴的新創公司有時也必須知道這些背景資訊,才能研議出有效的防治與因應之道。例如,有些專利蟑螂其實是想從較好下手的新創公司這邊,取得後續與大公司打官司的訴訟基金,或是要殺雞儆猴創造判決先例的,但是少有與新創公司纏訟到法院並堅持到最後審判確定的,因為專利蟑螂即使在這種狀態下贏得了訴訟,他從新創公司手上贏得的賠償金,也未必足以支付其這段期間的訴訟成本。所以受控訴的新創公司,可以透過許多網站的服務來取得這些資訊,例如美國專利商標局提供的搜尋網站:https://assignments.uspto.gov/ 就是一個值得利用的工具。而若進一步有法院判決可以查找,還可和之前的受害人聯繫,善用 PACER Docket Navigator 這些網站來充實相關資訊。其他的,例如 Lex Machina 這家公司提供專利權人背景搜尋服務,除此之外,還收費為客戶查找同一專利字號被告公司的資訊。而為什麼要做這樣的調查呢?因為其實有些專利蟑螂可能之前就已經興風作浪過,只是公司藉著清算或是重組而改名換姓,回過頭來再告之前的受訴公司一次罷了。

  11. 貧窮抗辯
  12. 如果新創公司真的沒賺到什麼錢的話,別不好意思告知發動這些專利訴訟的權利人你很窮的事實,讓這些興訟者知道就算贏了官司,他們也沒辦法從敗訴者身上榨出多少油水。這件事新創公司可以委任律師代為出面,但如果自己可以陳述清楚的話,也可以自己來,以證明該公司連委任律師的費用都已經支付不起。這樣的手段在於,毋須與興訟者爭論產品有沒有侵權或專利無效與否,目標放在金錢與收益上面,因為絕不會有任何一家專門發動專利訴訟的公司,會想對新創公司窮追猛打投入錢財之後,最後卻什麼都拿不到的。

  13. 合縱策略
  14. 新創公司在規模較小時,也可以尋求與其他被告共同合作,來抵卸專利控訴者的司法攻擊,不過需注意別讓成本超乎預期。有可能個別的涉訴公司只想選擇較省錢的防禦方式,但其他公司卻可能想要全力反擊,再把產生的訴訟成本均分至所有合作的被告公司身上。所以,如果個別的涉訴公司,與其他被告公司需求目標相同,那建議可以委由同一間律師事務所統籌處理所有事務,之後再均攤相關費用;而若手段目的與其他公司相異,則應各自聘僱律師協調合作,會是比較經濟而不會衍生糾紛的方式。

  15. 續命政策
  16. 進行專利訴訟的成本雖高,但是仍有一些小秘訣可以將錢與資源節省下來,以延續新創公司的生命力,這些續命政策可讓新創公司,不至於在投入專利訴訟之後便無力再進行公司原本的營運與生產,而在訴訟結束之前就落得破產的悲涼下場。這邊所說的續命政策,像是可以聘僱工程師,找出該專利技術的先前技術來廢棄它,或是產出非侵權抗辯在技術層次上的相關報告,而不要讓高額收費的律師統包所有事務。

  17. 慎選合適的戰場與手段
  18. 在確定要進行專利侵權的反擊之後,接下來的重點就是評估反擊手段的優先順序!通常在法庭上證明沒有侵權是最典型的反擊手段,不過,司法訴訟曠日廢時,進行這些程序的相關成本也並不低廉,所以也可以考慮一些行政程序上的反擊手段,像是直接向掌管專利核可的權責機構提出先前技術,來要求其重新審查 (reexamination) 對手專利技術的有效性,或是要求重啟專利核可後的異議 (post-grant review) 程序,也可當作一種有力的反擊武器。總之新創公司要注意慎選他的反擊戰場與手段,以避免戰爭結束之前就已經傾家蕩產,那就真的是得不償失了。

  19. 別陷自己於易告之境
  20. 專利蟑螂會尋找容易下手的目標作案,所以如果新創公司將自己產品的技術細節,讓別人可以透過網路與各種途徑輕易的搜索並閱讀到,那不啻是燒香迎鬼,讓專利蟑螂有可乘之機。所以原則上是,對於產品的技術白皮書,或詳細說明文件的請求,都應該要求取閱者必須註冊,以將這樣的風險控制在一定範圍之內;而在大肆宣傳新產品之前,也建議進行事先的評估,因為通常產品愈成功、愈知名,則愈容易成為專利蟑螂的下手對象。但當然,也不要由於專利被訴的恐懼而因噎廢食,不敢大舉推展新創公司的業務,只是新創公司的經營者,也應該事先為自己打下一股強心針,因為當代的專利訴訟已經非常廣泛而平常,當接到警告信時,切記別太驚訝就是了。


相關網址:

  1. 對抗專利蟑螂十要訣
    https://techcrunch.com/2012/10/07/10-ways-startups-can-deal-with-patent-troll-demands/
  2. 新創企業與專利蟑螂
    https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2146251



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